La propiedad industrial (PI) es un elemento inseparable de la actividad innovadora de las empresas industriales. En algunos casos, puede incluso llegar a ser determinante para el retorno de la inversión en I+D+i. Por ello, no es posible gestionar adecuadamente la innovación en la industria sin conocer los fundamentos del funcionamiento de la PI.
En este artículo vamos a centrarnos en las patentes —el mecanismo de protección de la PI más característico del ámbito manufacturero— para explicar tres aspectos de su funcionamiento que suelen malinterpretarse y comprometer los resultados de la innovación industrial.
1. Una patente no garantiza el derecho de explotación: la libertad de operación
Uno de los malentendidos más extendidos acerca de las patentes es considerar que otorgan a sus titulares un derecho de explotación. Esto es un error. Lo que confieren es el derecho a impedir que otros lo hagan (se trata de un derecho negativo).
Esta no es una mera sutileza del lenguaje, sino una distinción sustancial.
La cuestión es que, debido a la forma en que se redactan las patentes y, más concretamente, sus reivindicaciones, una invención puede quedar simultáneamente comprendida en el ámbito de protección de dos o más patentes pertenecientes a distintos titulares. Si uno de ellos explota su invención pensando erróneamente que su propia patente le garantiza ese derecho, podría infringir las otras patentes.
Esta situación puede dar lugar a reclamaciones por infracción de patentes entre empresas, con el consiguiente riesgo de tener que afrontar indemnizaciones elevadas y costes judiciales.
Por lo tanto, antes de explotar una invención propia, resulta muy aconsejable investigar si existen patentes de terceros que puedan verse infringidas. Se trata de comprobar si disponemos de lo que se conoce como libertad de operación.
Nuestra recomendación es incluir los estudios de libertad de operación en el proceso de innovación de la empresa, de manera que sea posible identificar posibles riesgos y adoptar medidas a tiempo para evitar posibles infracciones.
¿Qué medidas se pueden tomar para conseguir libertad de operación?
La opción más sencilla es intentar modificar nuestra invención durante la fase de I+D del proyecto para sortear las reivindicaciones de las patentes ajenas. Si esto no es posible, podemos intentar negociar una licencia con los titulares de esas patentes. Si tampoco se alcanza un acuerdo y queremos seguir adelante con nuestra iniciativa de innovación, la opción que nos queda es intentar eliminar o limitar el alcance de esas patentes.
2. Una patente puede ser vulnerable
Un segundo error bastante común es sobrestimar la solidez de las patentes, tanto de las propias como de las ajenas. Sin pretender menoscabar el indudable valor de un título de propiedad industrial, lo que queremos poner de manifiesto es que una patente puede ser atacada con éxito aprovechando sus vulnerabilidades, y conseguir su revocación total o, al menos, limitar su alcance.
Las acciones más habituales tienen lugar durante la tramitación en la oficina de patentes, empleando los mecanismos habilitados para ello. En el ámbito europeo, es posible presentar observaciones de terceros durante el examen y, una vez concedida la patente, interponer una oposición e incluso apelar su resolución. Pero es posible incluso ir más allá e invalidar una patente en vigor en los tribunales. Este extremo no es muy frecuente. Lo más habitual es emplear los argumentos que cuestionan la validez de una patente para forzar una negociación extrajudicial con su titular.
¿Qué puntos débiles puede tener una patente?
Los más importantes son el incumplimiento de cualquiera de los tres requisitos de patentabilidad: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. De estos requisitos, la falta de novedad es especialmente contundente. Además, existen otros motivos de impugnación, como la insuficiencia de la descripción o la incorporación de materia que no estaba contenida en la solicitud inicial.
Las vulnerabilidades de las patentes deben tenerse muy en cuenta tanto al redactar solicitudes (para anticiparse a posibles ataques) como al evaluar la posibilidad de impugnar patentes ajenas para obtener o ampliar nuestra libertad de operación. No hacerlo puede tener consecuencias económicas importantes, como sobrevalorar las patentes propias o descartar proyectos de innovación rentables por problemas de libertad de operación que podrían resolverse.
Nuestra recomendación es incluir sistemáticamente acciones de protección de invenciones propias y de libertad de operación en los procesos de innovación. Las actuaciones dependerán de las necesidades concretas de cada proyecto.
Un acción básica y común a ambos propósitos son los estudios del estado de la técnica dirigidos a conocer las patentes existentes en un determinado campo técnico. Son el punto de partida para evaluar la patentabilidad de invenciones propias y la redacción de las correspondientes solicitudes de patentes. También son punto de partida para identificar las patentes ajenas más problemáticas, identificar sus debilidades y en qué fase de tramitación se encuentran con el fin de diseñar la vía de ataque más eficaz.
En todas estas actuaciones, la pericia y la experiencia de un buen especialista en PI pueden marcar la diferencia.
3. Una patente no es siempre la mejor opción: el secreto industrial
El tercer error que vamos a describir es proteger invenciones mediante patentes sin tener en cuenta la posibilidad real de hacer valer los derechos que estas confieren, lo cual pasa por poder detectar y demostrar posibles infracciones
Para comprender la esencia de este problema, conviene recordar que la protección mediante patente exige divulgar públicamente los detalles de la invención, lo que permite que otras personas y empresas conozcan la tecnología. Es posible que algunas se vean tentadas a explotar la invención sin autorización del titular y de forma encubierta, tratando de evitar que se detecte la infracción de la patente.
Lo habitual es que las infracciones puedan detectarse, pero hay casos en los que no resulta sencillo. Cuando no es posible detectar o demostrar una infracción, el titular puede encontrarse con una patente que no puede hacer valer en la práctica. La consecuencia económica puede ser una pérdida de ingresos al no poder ejercer eficazmente el derecho de exclusividad que confiere la patente ni impedir la competencia ilícita.
¿De qué casos no resulta sencillo demostrar infracciones de patentes?
Principalmente, en invenciones relacionadas con procesos de fabricación o composiciones de ingredientes que se utilizan en instalaciones a las que los competidores no tienen acceso y que no dejan una huella identificable en el producto final comercializado. Aunque existen medios técnicos y jurídicos para intentarlo, demostrar que un tercero está utilizando una invención protegida puede seguir siendo complicado.
En estos casos la opción de protección más interesante es el secreto industrial.
El secreto industrial no es sinónimo de no patentar, sino una alternativa de protección que exige establecer procedimientos internos específicos. Estos deben incluir medidas razonables para preservar la confidencialidad de la información, de modo que pueda acogerse a la protección prevista en la Ley de Secretos Empresariales, así como mecanismos para documentar el desarrollo de la invención y su explotación, con el fin de poder ejercer el derecho de uso previo previsto en la Ley de Patentes si un tercero llega a patentar la misma invención.
Nuestra recomendación es, por lo tanto, incluir el secreto empresarial entre las opciones de protección de las invenciones propias que se valoran en el proceso de innovación.
En resumen
Las patentes son fundamentales para la innovación industrial, pero una gestión inadecuada puede comprometer la rentabilidad de los proyectos. Hay tres errores frecuentes que pueden tener consecuencias especialmente negativas: 1) asumir que una patente garantiza la libertad de operación, 2) sobrestimar la solidez de las patentes propias y ajenas, y 3) patentar sin valorar alternativas de protección como el secreto empresarial.
La metodología 5-40® de gestión de la innovación integra todas las actuaciones relacionadas con la propiedad industrial, incluidas las patentes, con el objetivo de evitar errores y mejorar el retorno de la inversión en I+D+i.
Visita www.innovation5-40.com si quieres saber más.
